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INPI divulga novos procedimentos para averbação de contratos de transferência de tecnologia

Instrução Normativa INPI 70/2017

04/07/2017 16:10:02

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INSTRUÇÃO NORMATIVA 70 INPI, DE 11-4-2017
(DO-U DE 12-4-2017)


INPI – Averbação de Atos e Contratos e Transferência Tecnológica

INPI divulga novos procedimentos para averbação de contratos de transferência de tecnologia
A Instrução Normativa 70 INPI/2017, que entra em vigor no dia 1-7-2017, regulamenta o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.


O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016:

Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos artigos 62, 121, 140 e 211, prevê a averbação e registro de determinadas modalidades de contratos;

Considerando que a expedição do Certificado de Averbação ou do Certificado de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir efeitos em relação a terceiros, resolve:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO I
DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI


Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I – Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei n° 9.279, de 1996;

b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei n° 9.279, de 1996.

II – Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n° 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei n° 9.279, de 1996.

III – Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (know how) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV – o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 3° Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

CAPÍTULO II
DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO


Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

I – Formulário de pedido de averbação ou de registro;

II – Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

III – Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei n° 9.279, de 1996;

IV – Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

V – Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma estrangeiro;

VI – Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;

VII – Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil;

VIII – Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos art. 3º da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterá as seguintes especificações:

I – Partes contratantes;

II – Modalidade contratual;

III – Objeto do contrato;

IV – Valor do contrato;

V – Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica;

VI – Prazo de vigência do contrato;

VII – Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.

Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações, independentemente do tempo em que elas forem realizadas.

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de averbação ou registro pode ser:

I – Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro;

II – Formulação de exigência;

III – Indeferimento fundamentado; ou,

IV – Arquivamento.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 211 da Lei n° 9.279, de 1996.

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 224 da Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do requerimento.

CAPÍTULO III
DAS PARTES DO CONTRATO


Art. 9º. Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou residência das partes:

I – A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;

II – Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS


Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V
DO CERTIFICADO


Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações:

I – Número do processo de averbação ou de registro;

II – Partes contratantes;

III – Modalidade contratual;

IV – Objeto do contrato;

V – Valor declarado do contrato;

VI – Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou faturas de serviço de assistência técnica e científica;

VII – Prazo de vigência declarado do contrato;

VIII – Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial
em seu objeto;

IX – Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;

X – Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na Revista da Propriedade Industrial no INPI;

XI – Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”;

XII – Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS


Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março de 2013, e nº 39, de 22 de junho de 2015.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigor no dia 1º de julho de 2017.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

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